La Cour d’appel fédérale (la « CAF ») venait récemment invalider une décision de la première instance dans l’affaire Cosmetic Warriors Limited c. Riches, McKenzie & Herbert LLP (2019 FCA 48). Conclusion cette fois (contrairement à la décision initiale) : des ventes de t-shirts à des employés peuvent équivaloir à de l’usage au sens de la Loi sur les marques de commerce, même à prix modique.
Comme on s’en souviendra, la Cour fédérale statuait l’an dernier que juridiquement, on ne pouvait considérer que la marque LUSH avait été utilisée en association avec des t-shirts, puisque les seules ventes de ces vêtements avaient été faites à des employés, pour une contrepartie offrant à la société Cosmetic Warrior une marge de profit très modeste (1 $ par t-shirt). Le tribunal concluait alors que de telles ventes à des fins purement promotionnelles (sans faire de réel profit) ne pouvaient pas supporter la conclusion que la marque imprimée sur ces produits avait réellement été utilisée.
Cette fois, la CAF conclut plutôt qu’on doit regarder plus loin que la question de savoir si les ventes de produits en question ont généré du profit pour la société visée. Ce que requiert la loi, c’est que les transactions qu’on met en preuve aient été effectuées dans le cours normal du commerce, sans plus. Selon la CAF, de telles transactions peuvent très bien survenir même en l’absence de profit sur ces ventes. Contrairement à ce qu’on pouvait comprendre de la décision de première instance, le test à appliquer n’est pas de purement savoir si les ventes en question s’avéraient assez profitables. Si, en regardant le contexte complet, on peut conclure que les ventes en question faisaient partie d’un contexte commercial global de transactions commerciales réelles, on pourra conclure qu’il y a eu usage d’une marque sur les biens visés.
Malgré cette nouvelle décision quant à l’affaire LUSH, remarquons la règle de base voulant que des transferts (ou ventes) à des fins purement promotionnelle ne se qualifient toujours pas aux fins de déterminer s’il y avait l’usage d’une marque.