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Nouvelles règles d’enregistrement de marques de commerce au Canada dès le 17 juin 2019, notamment quant aux frais gouvernementaux

Par Me Sébastien Lapointe, Holmested & Associés s.e.n.c.r.l./LLP
Nouvelles règles d’enregistrement de marques de commerce au Canada dès le 17 juin 2019, notamment quant aux frais gouvernementaux

Le Canada a sa façon bien à lui de faire toute sortes de choses, comme en témoigne, notamment, sa décision de continuer à faire cavalier seul en matière d’enregistrement de marques de commerce, alors que la plupart des pays ont depuis longtemps adhéré au système international.

Maintenant que le Canada a adhéré au Protocole de Madrid et qu’une nouvelle mouture de la Loi sur les marques de commerce entre en vigueur le 17 juin 2019, nous commençons collectivement à tenter de comprendre et de composer avec les nouvelles règles qui s’appliqueront à toutes sortes d’aspects du processus d’enregistrement. Les changements s’avèrent majeurs et touchent toutes sortes d’aspects du processus d’enregistrement.

Un bon exemple : la nouvelle structure des frais gouvernementaux applicable aux demandes et enregistrements de marques de commerce. Comme vous le savez peut-être, le Canada a modifié ce qu’il en coûtera dorénavant afin d’enregistrer une marque au Canada, incluant quelles étapes impliquent des frais et le montant de ces frais. Changement important à ce niveau : le Canada exigera dorénavant des frais gouvernementaux modulés selon le nombre de classes touchées par une demande d’enregistrement. Plus une demande couvre de types de produits et services, plus les frais gouvernementaux seront susceptibles d’augmenter. C’est d’ailleurs déjà le cas dans la vaste majorité des pays du monde, donc rien de révolutionnaire ici.

Par contre, bien que le concept de frais gouvernementaux calculés selon le nombre de classes de produits/services n’ait rien de nouveau, fidèle à son habitude d’être différent de tous les autres pays, le Canada a prévu une règle inhabituelle. En effet, normalement (ailleurs) quand, en déposant une demande, on fait erreur relativement au nombre de classes touchées par sa demande, le Bureau des marques pourra ensuite (au moment d’examiner la demande) soulever une objection, en nous disant essentiellement qu’on a déclaré une nombre inférieur de classes à ce qui s’avérait en réalité requis, erreur qui doit être corrigée afin que la demande puisse être jugée acceptable. Les requérants ont alors généralement le choix : ou on paie les frais gouvernementaux excédentaires requis (100 $ par classe, par exemple), ou on choisit d’abandonner les types de produits et services pour lesquels les frais gouvernementaux n’ont pas été payés. C’est un ou l’autre, au choix du requérant.

Au Canada, par contre, notre nouveau système (dès le 17 juin) sera que, lorsque le requérant a fait erreur quant au nombre de classes qui s’appliquent (donc pas payé tous les frais gouvernementaux applicables en réalité), le Bureau des marques de commerce ne nous donnera aucun choix : les frais gouvernementaux manquants devront OBLIGATOIREMENT être payés. En fait, même si le requérant décide alors d’amender sa demande pour retirer les produits/services en question, les nouvelles règles canadiennes seront que les frais gouvernementaux seront néanmoins exigibles. Les requérants de demandes canadiennes ayant mal classé leurs produits/services seront donc obligé de payer les frais relatifs au nombre de classes touchés, et ce, peu importe qu’on supprime ensuite certaines types de produits/services.

Je vous dirais que de la centaine de pays où j’ai fait déposer des demandes d’enregistrement de marque de commerce, c’est la première fois que je vois une règle à cet effet. Par conséquent, soyez prudent au moment de classifier les produits et services dans vos demandes d’enregistrement et/ou au moment de convenir du prix relatif à une demande. Ce n’est pas parce que vous parvenez à déposer une demande à un coût donné qu’il n’en coûtera pas plus cher, en frais gouvernementaux, par la suite.

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