La Cour d’appel fédérale rendait récemment une décision intéressante confirmant qu’à la suite de son usage au Canada par plusieurs entreprises concurrentes, une marque de commerce peut devenir non enregistrable, et ce, même si la marque a été copiée sur une marque internationale. Eh oui, dans les bonnes circonstances, le détenteur d’une marque peut se faire couper l'herbe sous le pied par un tiers qui adopte ensuite la même marque, même sciemment!
La décision en question, Sadhu Singh Hamdard Trust c. Navsun Holdings Ltd. (2019 FCA 10), implique deux entreprises utilisant la même marque de façon concurrente (pour des journaux), au Canada et en Inde respectivement. La trame de fait ici débute il y a quelques décennies avec le lancement d’un journal nommé AJIT, en Inde, par Sadhu Singh Hamdard Trust (« Sadhu »). Publié à grande échelle en Inde, ce journal est même distribué au Canada (à petite échelle) depuis 1968.
Autour de 1993, Navsun Holdings Ltd. (« Navsun ») amorce quant à elle la publication au Canada d’un journal hebdomadaire (visant la communauté indienne) qu’elle nomme aussi AJIT. Les deux publications coexistent ainsi dans le marché canadien des journaux pendant une vingtaine d’années, ce qui entraîne éventuellement un problème lorsque Sadhu tente finalement d’enregistrer sa marque de commerce « AJIT » (la « marque ») au Canada. Navsun tente alors de bloquer Sadhu par des procédures d’opposition, alléguant que la marque n'est tout simplement pas enregistrable.
La décision résultante de la Commission des oppositions des marques de commerce (la « COMC »), que confirmera ensuite la Cour fédérale, donne raison à Navsun. Sadhu porte ensuite l'affaire en appel, cette fois devant la Cour d’appel fédérale (la « CAF »), d'où la décision dont nous traitons ici.
En appel, la question centrale est de savoir dans quelle mesure on doit considérer la marque comme dépourvue de caractère distinctif, particulièrement compte tenu de l’existence de deux journaux du même nom. En d'autres mots, la marque issue de la publication du quotidien étranger (mais distribué au Canada) devient-elle, par le fait même, incapable d’agir comme un indice de source de cette publication étrangère?
En droit, ici, le fait que Sadhu a été celle qui a créé initialement la marque à l’étranger ou celui que les activités de Navsun enfreignaient peut-être ses droits n’ont aucune pertinence. Dans les faits, Navsun publie sa version du journal AJIT depuis une vingtaine d’années, ce que Sadhu a sciemment toléré. Malheureusement pour elle, en temps et lieu, la version de la marque de Navsun a éclipsé la notoriété de la marque originale indienne, au Canada, par l’ampleur des activités liées à cette parution canadienne, particulièrement à comparées à la faible mesure dans laquelle la marque indienne était présente au Canada. C’est ce que démontre la preuve au dossier. Fait intéressant à ce sujet, la CAF saisit l’opportunité qui se présente ici afin de rappeler aux entreprises que :
It is incumbent upon a trader to protect the distinctiveness of its mark, even in the face of infringing use (see Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc., 2006 SCC 22 (CanLII) at para. 26, [2006] 1 S.C.R. 772; Suzanne’s at paras. 6-7; Farside Clothing at para. 9). The new evidence of readership in relation to the appellant’s newspaper cannot change that fact. It was open to the appellant to take sufficient steps to protect its rights to the impugned mark, which it did not do.
Selon la CAF, la tolérance dont a fait preuve Sadhu, pendant si longtemps (d’une publication concurrente utilisant carrément la même marque), s’avère fatale pour son dossier, ici. Bien qu’elle ait peut-être été la créatrice de la marque en question (à l’étranger), le passage des années lui a fait perdre l’avantage qu’elle avait sans doute initialement grâce au rayonnement international de sa version de la marque. Dix ou vingt ans après qu’un tiers se soit emparé de la marque au Canada, les activités de ce nouveau venu sont suffisantes pour conclure qu’en droit canadien, cette marque n’est plus enregistrable ici, puisque dépourvue de caractère distinctif.
Cette affaire quant à la marque AJIT constitue un excellent exemple des dangers que fait courir aux détenteurs de marques de commerce leur trop grande tolérance par rapport aux tiers. Quand une entreprise, qu’elle soit étrangère ou canadienne, tolère qu’un concurrent utilise sa marque (ou une version portant à confusion avec elle), dans le même marché, au Canada, les tribunaux pourront éventuellement prendre note de l’existence de cette coexistence néfaste et, dans certains cas, aller jusqu’à considérer que la validité sous-jacente de la marque a été oblitérée. Pas de doute, en matière de marques de commerce, la tolérance comporte son lot de risques.