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L'OPIC se ravise quant à sa pratique en matière de marques composées de noms de famille

Par Me Sébastien Lapointe, Holmested & Associés s.e.n.c.r.l./LLP
L'OPIC se ravise quant à sa pratique en matière de marques composées de noms de famille - Sébastien Lapointe

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») annonçait récemment qu’elle modifierait sa pratique en matière de marques de commerce sur les noms et les noms de famille.

Comme chacun le sait, le droit tolère généralement mal qu’on tente de transformer un nom de famille ou le nom d’un individu en marque de commerce. De façon générale, dont au Canada, si une marque réfère à un nom d’individu(s), la loi présumera qu’on devrait généralement en refuser l’enregistrement en tant que marque de commerce. À moins d’un usage historique afin d’en transformer le sens dans l’esprit de la personne moyenne, il peut donc s’avérer difficile d’enregistrer de telles marques au Canada.

L’OPIC avait d’ailleurs tenté de faciliter la vie de ses examinateurs, quand vient le temps de déterminer si une marque proposée par un requérant doit se buter à l’interdiction en question, en adoptant en 2000 un énoncé comportant une règle facile d’application. Selon l’énoncé en question, on pouvait soulever une objection basée sur l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce (la « LMC ») quand on rencontre au moins 25 instances du nom en question dans les bottins téléphoniques canadiens.

Selon l’OPIC, à la suite de consultations récentes auprès des praticiens canadiens, sur la pratique relative à l'alinéa 12(1)a) LMC, on retirera dès le début janvier 2019 l'exigence de trouver au moins 25 inscriptions de noms ou de noms de famille dans nos annuaires téléphoniques. Dorénavant, c’est seulement le caractère de la marque qui comptera, à savoir qu’il faudra continuer de déterminer si une marque de commerce n'est principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes. La présence du nom dans le bottin téléphonique n’aura plus d’importance directe, si bien qu’un examinateur pourra dorénavant refuser une marque en se fondant sur l'alinéa 12(1)a) LMC, que le nom figure ou non dans l’annuaire téléphonique.

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